使用抵押商標(biāo)時(shí)要小心，謹(jǐn)防違約

      當(dāng)事人以簽訂商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議方式為借貸合同擔(dān)保，該協(xié)議是否屬于讓與擔(dān)保合同？受讓人依據(jù)該協(xié)議使用所取得的商標(biāo)權(quán)，能否視為合同履約而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)？

　　近年來，越來越多的企業(yè)通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押方式融資，解決了資金短缺難題。然而，由于種種原因常常出現(xiàn)合約不能如期履行并使得當(dāng)事人對(duì)簿公堂的情形，上述問題就是此類糾紛中爭(zhēng)議較大的難點(diǎn)問題。近日，廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院二審審結(jié)了一起商標(biāo)使用許可合同糾紛案，對(duì)該問題進(jìn)行了回應(yīng)和明釋，認(rèn)定原告廣州邦世迪生物技術(shù)有限公司（下稱邦世迪公司）與被告北京佳樂利康科貿(mào)有限公司（下稱北京佳樂公司）簽訂的借款協(xié)議具備讓與擔(dān)保合同的特征，邦世迪公司雖到期不能還款，但在案證據(jù)不能證明北京佳樂公司使用邦世迪公司抵押的6件注冊(cè)商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）符合借款協(xié)議規(guī)定，因此，北京佳樂公司使用涉案商標(biāo)生產(chǎn)和銷售涉案商品的行為構(gòu)成違約，須立即停止該行為。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，該案參照適用知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)權(quán)的規(guī)定進(jìn)行了法律適用，為知識(shí)產(chǎn)權(quán)讓與擔(dān)保提供了可借鑒的司法實(shí)踐。

　　借款引發(fā)商標(biāo)糾紛

　　雙方的紛爭(zhēng)要從一份借款協(xié)議說起。

　　邦世迪公司是國內(nèi)較早專業(yè)從事醫(yī)學(xué)營養(yǎng)相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)之一，擁有“沛可”“元沃”“邦世迪”等多個(gè)品牌醫(yī)學(xué)營養(yǎng)產(chǎn)品，頗受消費(fèi)者歡迎。2017年，邦世迪公司因急需運(yùn)營資金，經(jīng)協(xié)商后于同年9月7日與北京佳樂公司簽訂借款協(xié)議，向該公司借款200萬元。根據(jù)該協(xié)議，借款期限至2018年6月30日，邦世迪公司將擁有的“沛可”“沛可PAYKE”等6件涉案商標(biāo)抵押給北京佳樂公司，并配合北京佳樂公司辦理了商標(biāo)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

　　記者在采訪中了解到，上述借款協(xié)議還約定，涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成后的所有權(quán)歸北京佳樂公司所有，如果邦世迪公司能正常經(jīng)營，不存在所有權(quán)變更、銀行法院查封等情況出現(xiàn)停工停產(chǎn)，商標(biāo)使用權(quán)歸雙方共有，由北京佳樂公司無條件授權(quán)邦世迪公司長期使用；邦世迪公司在借款期限內(nèi)歸還北京佳樂公司全部借款，北京佳樂公司須無條件將涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓回邦世迪公司。同時(shí)，協(xié)議還約定，如果邦世迪公司出現(xiàn)不能正常經(jīng)營、不能滿足北京佳樂公司的市場(chǎng)需求正常供貨等情況，北京佳樂公司有權(quán)啟用上述涉案商標(biāo)。

　　然而，到2018年6月30日這一天，邦世迪公司未能按時(shí)還款，這也為雙方接下來的糾紛埋下了伏筆。

　　邦世迪公司法務(wù)部負(fù)責(zé)人張小東在接受中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者采訪時(shí)表示，借款期滿后，公司曾多次與北京佳樂公司溝通，希望在2020年3月底還清所有的債務(wù)，但未收到對(duì)方的回應(yīng)。2020年4月，公司發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上突然出現(xiàn)了由北京佳樂公司控股的佳樂利康（天津）醫(yī)用食品有限公司（下稱天津佳樂公司）生產(chǎn)并標(biāo)注涉案商標(biāo)的、與邦世迪公司產(chǎn)品相似的同類產(chǎn)品。“我們認(rèn)為對(duì)方在沒有滿足協(xié)議約定的要求下，使用涉案商標(biāo)的行為構(gòu)成違約，因此，公司將其起訴至法院，請(qǐng)求法院判令北京佳樂公司與天津佳樂公司停止使用涉案商標(biāo)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失4.8萬元�！睆埿�東表示。

　　然而，對(duì)于邦世迪公司的起訴，北京佳樂公司則認(rèn)為自己有權(quán)使用涉案商標(biāo)。該公司代理人、廣東華協(xié)律師事務(wù)所律師熊偉告訴本報(bào)記者，北京佳樂公司使用涉案商標(biāo)時(shí)，邦世迪公司賬戶已被法院查封，說明該公司處于不正常經(jīng)營狀態(tài)，沒有生產(chǎn)車間，不具備生產(chǎn)能力。因此，北京佳樂公司不構(gòu)成違約。

　　界定協(xié)議法律性質(zhì)

　　據(jù)了解，該案焦點(diǎn)是如何界定借款協(xié)議的法律性質(zhì)。

　　對(duì)此，一審法院認(rèn)為涉案合同屬于商標(biāo)許可使用合同，借款協(xié)議雖約定涉案商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓后由北京佳樂公司享有涉案商標(biāo)所有權(quán)，但其實(shí)質(zhì)上是擔(dān)保權(quán)人和形式上的商標(biāo)受讓人，并非涉案商標(biāo)的實(shí)際權(quán)利人。北京佳樂公司提交的證據(jù)不能證明其使用涉案商標(biāo)的行為符合借款協(xié)議約定的情形，因此，北京佳樂公司與天津佳樂公司須停止使用涉案商標(biāo)并賠償邦世迪公司經(jīng)濟(jì)損失2萬元。

　　一審判決后，北京佳樂公司與天津佳樂公司不服，上訴至廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。其主要上訴理由為：涉案商標(biāo)權(quán)已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移，北京佳樂公司對(duì)涉案商標(biāo)擁有所有權(quán)。邦世迪公司只有滿足邦世迪公司正常生產(chǎn)經(jīng)營這一特定條件時(shí)才能和北京佳樂公司共同擁有商標(biāo)使用權(quán)。依據(jù)協(xié)議第七條約定，如果邦世迪公司不能正常生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)，北京佳樂公司收回對(duì)邦世迪公司的普通使用許可，由北京佳樂公司獨(dú)家使用商標(biāo)。因此，無論邦世迪公司生產(chǎn)正�；虿徽�常，北京佳樂公司都有涉案商標(biāo)的使用權(quán)。

　　廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理后作出上述二審判決，以天津佳樂公司非涉案合同當(dāng)事人為由支持了天津佳樂公司不承擔(dān)違約責(zé)任的上訴請(qǐng)求，但認(rèn)定北京佳樂公司無權(quán)使用上述涉案商標(biāo)。

　　對(duì)于上述判決結(jié)果，張小東表示，其厘清了涉案商標(biāo)的權(quán)屬問題，保護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益。北京佳樂公司則向廣東省高級(jí)人民法院申請(qǐng)了再審，該申請(qǐng)近日被駁回。

       那么，二審法院作出上述判決的依據(jù)是什么？對(duì)此，該案二審主審法官蔡健和表示，北京佳樂公司認(rèn)為該案爭(zhēng)議的法律關(guān)系為商標(biāo)許可使用合同糾紛，而邦世迪公司則認(rèn)為系擔(dān)保合同糾紛。對(duì)此，合議庭認(rèn)為，該案屬于涉及商標(biāo)權(quán)讓與擔(dān)保合同糾紛。具體來說，讓與擔(dān)保是一種非典型擔(dān)保，其指的是債務(wù)人或者第三人為擔(dān)保債務(wù)的履行，將標(biāo)的物轉(zhuǎn)移給他人，于債務(wù)不履行時(shí)，他人可就標(biāo)的物優(yōu)先受償?shù)囊环N擔(dān)保。讓與擔(dān)保作為非典型擔(dān)保，其目的在于設(shè)立擔(dān)保權(quán)，而非取得所有權(quán)，其可以參照適用民法典中最相類似的動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)、權(quán)利質(zhì)權(quán)以及不動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)等規(guī)定處理。

　　“該案中，根據(jù)涉案借款協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，該協(xié)議具備了讓與擔(dān)保合同的特征，故可參照適用知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)權(quán)的規(guī)定。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)權(quán)法律關(guān)系中，質(zhì)權(quán)人能否使用出質(zhì)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)根據(jù)合同約定行使�！辈探『捅硎荆�涉案借款協(xié)議對(duì)北京佳樂公司使用涉案商標(biāo)的條件作出了明確約定，但在案現(xiàn)有證據(jù)難以證明邦世迪公司存在停工停產(chǎn)的情形。因此，北京佳樂公司使用涉案商標(biāo)的條件尚未成立，故其應(yīng)承擔(dān)賠償損失等違約責(zé)任。

來源：濟(jì)寧商標(biāo)注冊(cè)   http://dianxinjie.com/content/?589.html